Brevettabilità del Software (parte 3) - Diverse tendenze giurisprudenziali

Difatti, in Germania, nell’evoluzione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali circa la distinzione fra attività inventive brevettabili e non, è sempre stato di centrale importanza l’elemento della "tecnicità".

Addirittura un primo orientamento giurisprudenziale, pur successivo alla ratifica della CBE, metteva in primo piano l’analisi di tale requisito rispetto alla disciplina delle esclusioni per determinare la brevettabilità.

Nelle "Linee guida per l’esame di domande di brevetto contenenti programmi per l’elaborazione dati" pubblicate dall’ufficio brevetti tedesco nel 1986, si legge infatti che "le invenzioni sono ugualmente eleggibili per protezione brevettuale se includono un programma di elaborazione dati, una regola computazionale o organizzativa, altri aspetti software o processi di tipo programmatico" enfatizzando "che un prerequisito è comunque che le invenzioni siano di carattere tecnico", affermazione con cui si fa salva l’esclusione di programmi per elaboratori "in quanto tali".

Tale posizione è confermata e sviluppata nella sentenza "Controllo di avvolgibile" del 1989, dove si afferma: "l’interazione tra il programma (software) con un’apparecchiatura di elaborazione dati (hardware) costituisce un insegnamento tecnico se, per risolvere un problema tecnico, l’elaboratore elettronico è controllato dal programma in maniera tale da ottenere un risultato tecnico. Questo effetto tecnico può essere causato come conseguenza immediata soltanto dal programma che controlla l’elaboratore elettronico. Tale interazione inseparabile tra il programma e l’elaboratore elettronico rappresenta l’impiego di forze naturali controllabili (caratteristico dell’invenzione)"

La recente sentenza "Dispositivo per analisi linguistica" segna la tendenza della BGH (Corte suprema tedesca) a considerare la tecnicità addirittura un attributo intrinseco di un "dispositivo quale un elaboratore elettronico convenzionale caricato con un programma specifico"; le invenzioni attuate mediante elaboratore sarebbero così TUTTE potenzialmente abbracciate dalla tutela brevettuale; l’asse della decisione è solo spostato sull’analisi degli altri requisiti della brevettabilità, cioè novità e creatività.

• Si può affermare che il requisito della tecnicità fosse diventato unica condizione per la brevettabilità e imponesse un’analisi valutativa dell’oggetto rivendicato senza preoccuparsi della sua eventuale appartenenza ad una categoria esclusa.

Si può riscontrare invece un’inversione di tendenza nel caso "Ricerca per serie di caratteri scorretti", in cui la Corte parla esplicitamente del divieto di brevettare programmi per computer come tali e riconduce il criterio di tecnicità dalle semplici considerazioni tecniche a un problema tecnico concreto per il quale il software rivendicato deve trovare una soluzione. Ciò significa che la corte non focalizza più l’attenzione esclusivamente sulla tecnicità dell’oggetto rivendicato ma fa riferimento anche alla lista delle esclusioni riducendo lievemente la preminenza del requisito di carattere tecnico che aveva condotto a una visione troppo ampia della portata della legge sui brevetti in Germania.

Il BGH afferma, contrastando la sua precedente opinione (vedi "Dispositivo per analisi linguistica"), che un "insegnamento non può essere brevettabile semplicemente perché la rivendicazione è diretta verso […] un oggetto concreto (dispositivo, hardware)."

La decisione della Camera di ricorso dell’UEB sul caso Vicom (metodo ed apparecchio per una migliore elaborazione delle immagini digitali) segna l’inizio dell’applicazione del concetto di "contributo tecnico" da parte della giurisprudenza a livello europeo come modo per valutare l’eleggibilità alla protezione brevettuale di invenzioni software rivendicate sotto forma di un computer appropriatamente programmato. Nel caso in questione si dimostrò che l’oggetto rivendicato era suscettibile di applicazione industriale, e che quindi forniva un contributo tecnico, ponendo in luce come "un’invenzione brevettabile in conformità con i criteri convenzionali per la brevettabilità, non deve essere esclusa dalla protezione per il semplice fatto che nella sua implementazione vengono utilizzati dei moderni mezzi tecnici sotto forma di un programma per computer."

• La sentenza di Vicom assume un’importanza fondamentale perché apre la strada ad una costante e continua evoluzione della giurisprudenza europea in senso favorevole alla brevettabilità delle invenzioni attuate tramite elaboratori elettronici dovuta alla sua analisi particolare dell’espressione "come tali" in congiunzione con il "carattere tecnico".

La più recente (2000) sentenza di fondamentale valore e pesante incidenza sull’attuale orientamento giurisprudenziale europeo è "Controlling Pension Benefits System" (metodo, e dispositivo attuante il metodo, per amministrare mediante software un fondo pensioni stipulando delle assicurazioni sulla vita per i dipendenti). Considerando in primo luogo la rivendicazione del metodo, la camera di ricorso dell’UEB affermò che si trattava di un procedimento per attività commerciale, e quindi non invenzione, ai sensi del 52.1 CBE. Non mantenne però questa restrittiva linea interpretativa della CBE nell’analisi riguardo alla rivendicazione del dispositivo attuante il metodo annunciando che "un dispositivo, che costituisce un’entità fisica oppure un prodotto concreto, rappresenta un’invenzione ai sensi dell’articolo 52(1) CBE, anche se è idoneo ad eseguire o promuovere un’attività economica." La categoria "dispositivo" non è infatti menzionata nelle esclusioni della CBE e quindi ricondurre l’attuazione di un metodo o di un procedimento, o di un programma per computer, pur escludibili "in quanto tali", al funzionamento di tale entità, porta quasi automaticamente a considerare l’oggetto invenzione potenzialmente (bisogna comunque verificarne novità e creatività) brevettabile.

• La svolta segnata da questa sentenza, si esplica nel fatto che, mentre nelle precedenti decisioni giurisprudenziali non era mai stato attribuito un carattere tecnico ad un programma per computer per il mero fatto che il programma era destinato all’utilizzo in un apparecchio tecnico, un hardware convenzionale come un computer, ora invece "tutti i programmi funzionanti su un elaboratore sono per definizione tecnici (perché un elaboratore è una macchina) e possono quindi essere considerati un "invenzione brevettabile."

continua domani

Fabio Svizzero - consulentelegaleinformatico.it